Для того щоб зрозуміти, яким саме чином використання торгових марок допоможе при оптимізації оподаткування, для початку необхідно визначитися з головними поняттями, які будуть використовуватися в даній статті. «Торгова марка», вона ж «товарний знак» або просто «знак» у відповідності з українським законодавством визначається як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб. Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг, в Україні регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Коли доводиться мати справу з інтелектуальною власністю в схемах по оптимізації оподаткування з використанням офшорних компаній, неминуче виникають два питання: навіщо реєструвати торгову марку і на території якої держави її варто реєструвати? Почнемо з відповіді на перше питання.
Первісною і головною функцією торгової марки була і є захист прав інтелектуальної власності. Законодавством України передбачено, що об'єктом торговельної марки можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Варто також пам'ятати, що правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі, на який, до того ж, не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.
Ще однією метою використання торгового знака є збільшення капіталізації підприємства. До прикладу, в країнах Європи та Америки, які, як прийнято вважати, йдуть на крок уперед у використанні і захисту інтелектуальної власності, вважається нормою, якщо інтелектуальні активи підприємства на 60, а то і на 70% складаються з активів інтелектуальної власності.
Крім того, торгову марку можна використовувати для отримання прибутку від її продажу за допомогою укладення Договору про передачу прав власності на товарну марку або ж передачі її в користування за ліцензійним договором. При цьому за Договором передачі прав на торговельну марку власник свідоцтва на знак для товарів і послуг передає за певну винагороду всі виключні права на використання знака іншій особі, а це іншу особу, у свою чергу, отримує виняткове право розпорядження маркою на свій розсуд, включаючи право видачі ліцензій на використання товарного знаку. Ліцензійним договором є угода, за якою власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (ліцензіар) надає зацікавленій особі (ліцензіату) право користуватися цим знаком за певну винагороду і на обговорених умовах. При цьому ліцензіар залишається власником торгової марки, має можливість обмеження переданих прав (по території, часу, обсягом прав) на торгову марку, а також має можливість видачі необмеженого числа ліцензій на торговельну марку, можливість паралельного використання торговельної марки поряд з ліцензіатами та можливість вибору оптимальної плати за видачу ліцензії. Оплата за ліцензійним договором може здійснюватися у вигляді роялті або паушального платежу, тобто разового платежу.
Коли ми говоримо про роялті, ми маємо на увазі «платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права використовувати ... патент, зареєстрований знак на товари і послуги ... », як визначено пунктом 1.30 статті 1 Закону« Про оподаткування прибутку підприємств ».
Якщо торговельна марка, яку ви використовуєте, знаходиться у власності іноземної компанії, то ви не тільки використовуєте її як звичайну торговельну марку за ліцензійним договором, покращуючи імідж компанії та захищаючи права інтелектуальної власності, але також, виплачуючи роялті, оптимізуєте оподаткування української компанії
Відповідно до підпункту 5.4.2 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», сума роялті зараховується до валових витрат підприємства, зменшуючи оподатковуваний прибуток. Таким чином, якщо торгова марка, яку ви використовуєте, знаходиться у власності іноземної компанії, то ви не тільки використовуєте її як звичайну торговельну марку за ліцензійним договором, покращуючи імідж компанії та захищаючи права інтелектуальної власності, але також, виплачуючи роялті, оптимізуєте оподаткування української компанії . При такій виплаті, звичайно, сплачується податок на репатріацію на суму платежів роялті. Ставка даного податку в Україні - 15%. Тому в більш вигідному становищі знаходяться ті українські компанії, які уклали ліцензійний договір і використовують торгову марку, що знаходиться у власності компаній з держав, з якими Україна має діючий договір про уникнення подвійного оподаткування. У відповідності з таким договором ставка податку на репатріацію, який платить українська компанія при виплаті роялті, може бути знижена або ж дорівнювати 0%, як, наприклад, за умовами Договору з Кіпром.
Право власності на торговельну марку часто передають у власність компанії з офшорної юрисдикції або будь-який інший, яка на законній підставі може не платити податків з прибутку, який отримує. На укладення договорів, в тому числі і ліцензійних, між українською компанією та компанією з офшорної юрисдикції табу не накладено, але певні «негативні» сторони у таких домовленостей є. Зокрема, відповідно до п. 18.3 статті 18 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», тільки 85% від суми всіх розрахунків і виплат можна вважати валовими витратами підприємства, якщо такі розрахунки здійснюються між українською компанією та компанією з офшорної зони, яка зареєстрована в країні, що увійшла до переліку офшорних зон, затверджений Кабінетом Міністрів України. Тому, у випадку якщо українська компанія бажає використовувати торговельну марку, яка перебуває у власності компанії, зареєстрованої в офшорі, краще використовувати як посередника компанію з більш «респектабельної» юрисдикції, у якій з Україною є договір про уникнення подвійного оподаткування. Наявність цього договору дуже важливо, тому що таким чином можна значно зменшити або звести до нуля податок на репатріацію. Наприклад, як у кіпрської компанії. Посередник, наприклад кіпрська компанія, укладає ліцензійний договір з офшорною компанією на використання торгової марки та субліцензійний договір з українською компанією. Українська компанія виплачує роялті за ставкою 0% виходячи з умов Договору про уникнення подвійного оподаткування, а кіпрська компанія, у свою чергу, отримує певний відсоток як плату за свої «посередницькі послуги» і виплачує роялті офшорної компанії. У законодавстві Кіпру не передбачений податок на репатріацію при виплаті роялті за умови, що торгова марка не використовується на території Кіпру. Також для цієї схеми в якості посередника підходить компанія з Великобританії.
Хотілося б також відзначити, що, якщо ви збираєтеся використовувати товарний знак у своїй діяльності на території України, необхідно розуміти, що захист торгової марки, як і будь-якої інтелектуальної власності, поняття територіальне. Єдиним винятком з даного правила територіальності є загальновизнані знаки, але визначення такої «загальновизнана» зазвичай відбувається вже в судовому порядку після порушення прав інтелектуальної власності. Іншими словами, якщо ви плануєте використовувати товарну марку в Україні, вона повинна бути зареєстрована саме в Україні відповідно до національної системою реєстрації. Після національної реєстрації власність на торговельну марку може бути передано будь-якій іншій фізичній або юридичній особі за Договором передачі прав на торговельну марку.
Якщо вам необхідно використовувати торгову марку на території іноземної держави або держав, у вас є два можливих шляхи реєстрації: зробити це у відповідності з національним законодавством конкретної країни або зареєструвати товарну марку за Мадридською системою міжнародної реєстрації торговельних знаків
Якщо ж з якихось причин вам необхідно використовувати торгову марку на території іноземної держави або держав, у вас є два можливих шляхи реєстрації: зробити це у відповідності з національним законодавством конкретної країни або зареєструвати товарну марку за Мадридською системою міжнародної реєстрації торговельних знаків. Якщо ви плануєте використовувати знак лише в одній іноземній державі, то, можливо, буде простіше звернутися за допомогою до юриста цієї країни, який займається подібними питаннями. Але бувають ситуації, коли реєстрація необхідна відразу в декількох іноземних державах, наприклад, якщо діяльність з продажу товарів ведеться по всій території Євросоюзу. У такому випадку використовується міжнародна система реєстрації.
Мадридська система міжнародної реєстрації знаків функціонує відповідно до Мадридської угоди 1891 р. і Мадридським протоколом 1989 Адміністративне управління цією системою здійснює Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, розташоване в Женеві, Швейцарія. Мадридська система дозволяє одержати міжнародну реєстрацію товарного знаку одночасно в декількох країнах - учасницях Мадридської угоди і / або Протоколу до нього шляхом подачі однієї заявки, уникаючи при цьому низку складнощів, пов'язаних з відмінностями юрисдикцій, які неминуче виникають при «прямій» реєстрації в кожному окремо взятому державі. При цьому заявка на реєстрацію подається через власний національний реєстраційний орган, який вже пересилає документи в Женеву. До прикладу, в Україні такий реєстрацією займається УКРПАТЕНТ, куди і потрібно подавати документи. Варто також відзначити, що міжнародна реєстрація за Мадридською системою здійснюється на базі національної реєстрації, це означає, що перед тим, як реєструвати торгову марку на міжнародному рівні, ви повинні пройти процедуру реєстрації на національному рівні та отримати Свідоцтво України на знак для товарів і послуг. Таке Свідоцтво є офіційним охоронним документом і видається від імені держави уповноваженим на це органом - Державним департаментом інтелектуальної власності України. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням, поданим його власником протягом останнього року дії Свідоцтва, щоразу на 10 років, при цьому кількість продовжень не обмежується. Мадридський протокол вніс якесь нововведення щодо умови наявності «базової» реєстрації. У відповідності з ним, для реєстрації за Мадридською системою досить подати заявку на національну реєстрацію, не чекаючи отримання Свідоцтва. Це досить зручно, особливо враховуючи, що процес національної реєстрації в Україні може зайняти 1,5 - 2 роки. Користуючись Мадридською системою міжнародної реєстрації товарного знака, необхідно також пам'ятати про деякі ризики, а саме про те, що у кожної країни, яка підписала Мадридський договір або Протокол до нього, з моменту реєстрації торговельної марки в Женеві є 12 - 18 місяців, протягом яких держава проводить перевірку наявності на його території вже зареєстрованих ідентичних або схожих товарних знаків і, в разі наявності таких, може відмовити у захисті на своїй території. Наприклад, ви плануєте зареєструвати торгову марку на території 40 країн, що приєдналися до Мадридської угоди або Протоколом. Ви подали всі відповідні документи, заплатили збори за реєстрацію. ВОІВ у Женеві отримало пакет ваших документів і зареєструвало вашу торговельну марку, але при цьому відправило запити у відомства сорока країн, зазначені вами у заявці на реєстрацію. Після цього протягом дванадцяти місяців, а в деяких країнах цей термін продовжений до 18 місяців, ви можете отримати відмову держави захищати ваш товарний знак на своїй території. При цьому, ясна річ, сплачені збори за реєстрацію вам не повертають.
Підсумовуючи все вищесказане, приходимо до висновку, що використання інтелектуальної власності і, зокрема, торгових марок дозволяє підприємству збільшити свою капіталізацію, забезпечити захист репутації свого товару / послуги на ринку, а також, за певних умов, допомагає оптимізувати оподаткування підприємства.