§ 53.1. Общая характеристика лицензионного договора

В мировой практике обмена научно-техническими достижениями применяется такая форма правоотношений, как лицензионный договор. Украина имеет значительные достижения в области науки и техники, которые могут быть объектом лицензирования.

Предмет лицензионного договора. В юридической литературе как предмет лицензионного договора, как правило, рассматривались только охраняемое законом право на изобретение или отдельные полномочия, вытекающие из этого права. Такого мнения придерживались И. Я. Хейфец, Б. С. Антимонов, Е. А. Флейшиц и другие автори1.

Сейчас преобладает другая точка зрения, согласно которой предметом лицензионного договора является само изобретение.

По нашему мнению, наиболее распространенной точкой зрения является та, согласно которой предметом лицензионного договора является изобретение или другое техническое достижение в объеме, установленном договором. Исходя из этой позиции, в лицензионном договоре необходимо как можно точнее определить предмет лицензии, то есть какое именно техническое достижение передается для использования.

Юридическая природа лицензионного договора. Определяющей концепцией юридической природы лицензионных договоров и гражданско-правовой характер данных отношений.

Основная цель лицензионного договора - обеспечить возможность практического использования конкретного технического решения. Но, детализируя цель лицензионных отношений, можно отметить, что она состоит, с одной стороны, возможностью использования изобретения (запатентованного или незапатентованного) в производстве и как результат - получение прибыли, с другой - по получению вознаграждения за предоставленное право пользоваться изобретением.

Некоторые признаки и условия лицензионного договора схожи с признаками и условиями других гражданско-правовых договоров. Лицензионный договор - это отдельный вид договора и отождествлять его, в частности договорам купли-продажи, найма или общества, нельзя.

В ст. 244 ГК УССР отмечается, что предметом договора купли-продажи может быть имущество, т. е. отдельные материальные предметы. Законом Украины "О собственности" (ст. 41) к объектам интеллектуальной собственности отнесено изобретение и изобретения и полезные модели "владельцу патента предоставляется возможность передавать на основании договора право собственности на изобретение какому-либо лицу. Следовательно признается, что изобретение является товаром, имеющий самостоятельное выражение и соответственно может быть предметом договора купли-продажи.

Лицензионный договор предусматривает передачу права пользования изобретением, т. е. только одного элемента права собственности.

Отличие указанных договоров заключается также в том, что лицензионный договор - это правоотношения, имеющие срочный характер. Договор купли-продажи, как правило, ограничен сроком обмена.

Обращаясь к сравнительному анализу договора имущественного найма (аренды, лизинга) и лицензионного договора, надо отметить, что характерным для этих договоров является элемент пользования. Но условиями договора аренды или лизинга может быть предусмотрено право выкупа арендованного имущества, то есть передачу арендованного имущества в собственность, что невозможно в лицензионном договоре. Отличие существует и по объекту. По договору аренды используется материальный предмет - любая вещь, по лицензионному договору - изобретение или другой научно-техническое достижение, имеющих интеллектуальный характер и по своей природе относятся к бесплотных вещей.

Для достижения цели участники договора общества так же, как и стороны в лицензионном договоре, идут на определенный риск. Однако эти договоры отличаются тем, что стороны в договоре общества совместными усилиями достигают общей цели, а в лицензионном договоре стороны, как правило, имеют разные интересы - лицензиар получает вознаграждение, лицензиат использует объект лицензии.

Таким образом, лицензионный договор не является договором общества, однако в некоторых случаях может составлять основу договора общества, в частности лицензионные правоотношения учредителей акционерного общества, в своей хозяйственной деятельности использует изобретение или другой научно-техническое решение.

Существенным отличием лицензионного договора от других договоров является то, что он должен быть составлен в письменной форме, подписанный сторонами и вступает в силу только после его регистрации в Государственном комитете по науке и интеллектуальной собственности. Такой порядок заключения лицензионных договоров обязателен для владельцев патентов Украины.

Субъекты лицензионных отношений. Сторонами в договоре - лицензиаром и лицензиатом - могут выступать все участники гражданско-правового оборота, т. е. физические и юридические лица и государство, интересы которого представляет Государственный комитет по науке и интеллектуальной собственности. Лицензиар - это владелец запатентованного или незапатентованного изобретения. Лицензиат - физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с лицензионным договором получила разрешение (лицензию) на использование изобретения.

Особенностью участия в лицензионном договоре является то, что и со стороны лицензиара, и со стороны лицензиата могут участвовать несколько человек. Так, лицензиарами выступают соавторы изобретения, а лицензиатами - кооперативные юридические лица. Владельцем патента может быть лицо, не достигшее 18 лет, в лицензионных отношениях интересы этого лица защищать его законный представитель.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами Украины права, предусмотренные Законом Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели". Следовательно, они также могут быть участниками лицензионных правоотношений.

Определение лицензионного договора. Лицензионный договор - это сделка, на основании которого (владелец) запатентованного или незапатентованного изобретения (лицензиар) предоставляет физическому или юридическому лицу (лицензиату) разрешение на осуществление в определенном месте и в течение определенного срока одной или нескольких действий, на которые имеет исключительные права лицензиар, а лицензиат обязуется уплатить вознаграждение за предоставление права на использование изобретения.

Виды (типы) лицензий. Объем передаваемых прав по лицензионному договору, обусловлено выбором сторонами вида лицензии. Различают патентные и беспатентными лицензии. Патентными признаются лицензии, объекты которых защищены охранными документами. Беспатентной есть те лицензии, объекты которых не имеют патентной охраны, в частности ноу-хау.

Кроме того, в области промышленной собственности существуют два основных вида лицензий - простая (неисключительная) и исключительная. Законодательство многих стран предусматривает еще и другие лицензии - принудительный, разрешительной и некоторые другие.

Исключительная лицензия дает лицензиату гарантии в том, что он не будет иметь конкурентов в производстве лицензированной продукции. Такая лицензия оставляет лицензиару только формальное право. Характерной особенностью исключительной лицензии, отличает ее от договора купли-продажи, является то, что при продаже покупателю передается все, лицензиару остается только формальное право.

Однако не стоит толковать исключительную лицензию так однозначно. Исключительная лицензия может быть также ограничена или определенной территории, или время, или количеством продукции. Но эти ограничения должны быть зафиксированы в лицензионном договоре.

Проблема исключительной лицензии заключается в том, распространяется его действие только на стороны в договоре (обязательственное право), или ее действие распространяется также и на третьих лиц (вещное право). С одной стороны - обязывающий договор, с другой - исключительное право лицензиара.

Особенностью неисключительной (простой) лицензии является ее обязывающий характер. Этой лицензии лицензиар оставляет за собой право производить и реализовывать продукцию, а также предоставлять неисключительные лицензии третьим лицам.

Структура лицензионного договора. Законодательство большинства стран не регламентирует структуру и содержание лицензионного договора. Соответствующее законодательство Украины не является исключением. Именно этим фактором обусловлена необходимость проанализировать структуру модели лицензионного договора.

Структуру лицензионного договора определяет также его содержание, которое в свою очередь основывается на условиях, согласованных сторонами с целью установить их взаимные права и обязанности. Указанные условия имеют неодинаковое правовое значение.

Условия лицензионного договора делятся на две группы - объективные и субъективные.

Объективными существенными условиями признаются те, которые являются по закону или необходимые для договоров данного вида.

Субъективные существенные условия - это те, которые по требованию любой стороны должны быть согласованы между сторонами. Если по какой такой условия не достигнуто соглашение, договор не вступает в силу.

К объективным существенных условий относятся стороны в договоре; предмет договора, вид лицензии; стоимость лицензии, вознаграждение, срок действия договора, регистрация лицензионного договора в патентном ведомстве.

Субъективными существенными условиями являются: вводная часть договора (преамбула) территория действия договора; техническая сфера применения; сублицензии; чертежи и другая техническая документация, качество продукции, произведенной по лицензии; техническая помощь в обучении специалистов, совершенствование; платежи за техническую документацию; момент возникновения права на лицензию; платежи и расчеты; налоги и сборы, учет и отчетность, охрана патентных прав; секретность; гарантии исполнения; правовая защита, рассмотрение споров; расторжения договора в связи с невозможностью выполнения; завершения обязательственных отношений.

Обязанности и права лицензиара. Лицензиар - это любое юридическое или физическое лицо, имеющее право собственности и передает любой другой физической или юридическому лицу право на использование одного или нескольких указанных объектов в определенных пределах. Цель лицензиара - выдать лицензию на найвигиднишх для себя условиях и, следовательно, найти такого выгодного покупателя. Это довольно сложный процесс. Чтобы найти такого покупателя, лицензиар заранее должен подготовить те предложения, которые он может предложить покупателю лицензии. Они и составляют обязанности лицензиара. Стороной в лицензионном договоре может быть любое лицо независимо от гражданства и других обстоятельств.

Основная обязанность лицензиара заключается в передаче лицензиату реально существующего объекта промышленной собственности и по возможности обеспечении его беспрепятственного использования в оговоренных пределах. Поэтому в договоре должно быть также определен предмет - что передается и на каких условиях; может быть предусмотрена обязанность лицензиара вместе с предметом договора передать также и всю необходимую техническую документацию и быть право на ее размножение лицензии-том. Лицензиар должен определить территорию, в пределах которой будет действовать лицензия. Важным условием договора является срок его действия и другие сроки, определяющие стороны. Это могут быть сроки морального старения предмета лицензии, срок полного освоения лицензии и другие. Важно также предусмотреть правовые последствия воздействия определенных сроков.

Лицензиар обязан не просто передать лицензиату предмет лицензии, но и обеспечить необходимые условия для эффективного использования лицензии. В эту обязанность лицензиара входит передача всей информации, необходимой для производства продукции по лицензии, а также предоставление необходимой технической помощи.

Для правовой оценки таких побочных обязательств следует в каждом конкретном случае определить, являются ли эти объекты и услуги неотделимы от предмета лицензии, являются ли они объектом отдельного самостоятельного обязательства, на какой правовой режим лицензионного договора не распространяется . В таком случае должен быть заключен отдельный договор.

В любом лицензионном договоре определяется круг прав лицензиара, которые корреспондируют соответствующим обязанностям лицензиата. Прежде лицензиар вправе требовать от лицензиата использования предмета лицензии в оговоренных пределах; не разглашать содержания предмета лицензии; не передавать предмет третьим лицам, если это не предусмотрено договором. Лицензиар имеет право на информацию о границах и объем использования предмета лицензии и полученные лицензиатом прибыли, а также право контроля учетной и отчетной документации.

Лицензиар имеет также право на информацию о следующих совершенствования лицензиатом предмета лицензии и их бесплатное использование.

Основным правом, ради которого, собственно, и заключается лицензионный договор, право на вознаграждение и другие выплаты за использование предмета лицензии. Порядок исчисления, размер и сроки выплат устанавливаются условиями лицензионного договора.

Права и обязанности лицензиата. Права и обязанности лицензиата, их объем и содержание определяются крайней мере двумя основными факторами - объемом и содержанием прав и обязанностей лицензиара, предусмотренных договором и видом лицензии.

Права и обязанности лицензиата, их объем и содержание предопределяют объем и содержание прав и обязанностей лицензиара, ведь не может лицензиар передать больше прав, чем имеет сам. Следует подчеркнуть, что права и обязанности распределяются между сторонами неравномерно.

К основным правам лицензиата следует отнести его право на использование объекта промышленной собственности в своих интересах и в пределах, определяемых лицензионным договором. Лицензиат имеет право требовать от лицензиара обеспечить использование этого права как с технической, так и практической стороны. Если лицензионным договором будет предусмотрен, то лицензиат может иметь право на немедленную и безвозмездную передачу ему лицензиаром всех последующих усовершенствований предмета лицензии. Может быть обусловлено и право лицензиата на первоочередное получение указанных усовершенствований.

Круг обязанностей лицензиата достаточно широкое. Основная обязанность - выплата лицензионного вознаграждения. Сложная проблема экономического аспекта определения размера вознаграждения.

Размер вознаграждения за использование изобретений, как правило, обусловлено двумя факторами - объемом производства и оборота продажи лицензированной продукции, а также объемом прав, переданных по лицензии.

Одним из условий лицензионного договора может быть ограничения в использовании патентных прав. К таким ограничениям лицензиар удается с целью избежать конкуренции лицензиата. Ограничение может касаться объема выпуска предмета лицензии или лицензия ограничивается только производством продукции, которая будет использоваться для определенных целей (например, для производства лекарств только для человека, но не для животных). Ограничение может касаться также использование предмета лицензии на определенном производстве или продаже продукции на определенной территории. Территориальные ограничения имеют место тогда, когда лицензиар за пределами территории действия договора сам желает реализовать предмет лицензии. Однако, если в до-говоре территорию не определен, то следует исходить из того, что действие патента и лицензии на территории совпадают.

Гарантийные обязательства и лицензионные риски. Лицензионные договоры на использование объектов промышленной собственности отмечаются еще и тем, что их действие, эффективность, взаимовыгодность и другие положительные качества довольно часто обусловлены не только добросовестностью сторон, но и рядом других, часто не зависящим от их воли факторов.

Учитывая эти обстоятельства в лицензионных договорах следует предусмотреть не только их последствия, но и определенным образом обеспечить невозможность их наступления. С этой целью зарубежная практика выработала ряд правовых мер предосторожности, которые должны в определенной степени исключать влияние посторонних факторов на процесс выполнения лицензионного договора. Поэтому сейчас в лицензионных договорах принято предусматривать обязанность лицензиара гарантировать возможность выполнения их.

Прежде лицензиат добиться включения в договор условия, при которой лицензиар обязан гарантировать реализацию тех или иных предоставленных лицензиату прав. Зарубежная практика разделяет все возможные гарантии на две группы. Такое разделение обусловлено характером возможных недостатков при использовании предмета лицензии. В одном случае использования предмета лицензии препятствуют третьи лица, в другом - предмет лицензии не имеет тех качеств, которые предусматривались договором.

В первую группу входят гарантии существования патентных прав, которые передаются. Лицензиар гарантирует наличие у него прав на патент (или патенты) на это научно-техническое достижение в момент заключения лицензионного договора, гарантирует юридическую действительность патента, поддержание его в силе в течение действия лицензионного договора, его техническую осуществимость и прочее.

Вторую группу составляют гарантии беспрепятственного использования предусмотренных лицензионным договором патентных прав. К этой группе относятся гарантии лицензиара в том, что он лично никакими собственными действиями и действиями третьих лиц не препятствовать нормальному использованию лицензиатом своих прав, а также он гарантирует не переуступать эти права третьим лицам. К этой группе относят гарантии патентной чистоты предмета лицензии, а также защиту от посягательств третьих лиц на права, передаваемые по лицензии.

Обосновывается тезис, что вероятность патентных прав больше у тех патентов, которые выдают за проверочной системой. В странах с заявочной системой выдачи патентов эта вероятность меньше. В таком случае лицензиар должен взять на себя ответственность за достоверность патента.

В правовых системах Европы предполагается, что лицензиар гарантирует наличие и достоверность патента и несет риск полного или частичного аннулирования. Кроме того, лицензиар гарантировать принадлежность патента именно ему.

В условиях острой конкурентной борьбы оспаривания патента стало обычным способом борьбы с конкурентом. Поэтому лицензий часто пытаются включить в лицензионный договор условие о непредоставлении такой гарантии.

Желательно также, чтобы лицензиар гарантировал, что его патент не затрагивает прав и интересов третьих лиц.

Наконец, лицензиар обязан гарантировать поддержание патента.

Лицензиар обязан гарантировать техническую осуществимость предмета лицензии.

Вторая группа гарантий касается нарушений патентных прав как самим лицензиаром, так и третьими лицами. Лицензиар обязан прежде гарантировать НЕ отчуждать патент в течение действия лицензионного договора и другие предусмотренные договором права.

В современных условиях существенно возрос риск патентных нарушений со стороны третьих лиц, поэтому в договоре следует предусмотреть гарантии незыблемости патентных прав.

По такому же принципу распределяются между договорами патентные риски. Под этим термином понимают возможность наступления отрицательного фактора-причиняет одной или обеим сторонам в договоре определенную имущественный вред.

Лицензионные платежи и право лицензиара на вознаграждение. Возникновение и реализация права лицензиара на получение вознаграждения зависит от ряда факторов экономико-правового характера. Сложным аспектом в лицензионных отношениях является определение цены или стоимости предмета лицензии, также обусловлено рядом факторов. При этом следует иметь в виду, что цена предмета не одно и то же. Цена предмета лицензии - это стоимостное выражение объекта промышленной собственности. Цена лицензии - стоимостное выражение, но не объекта, а прав на его использование.

Виды лицензионных платежей, применяемые на практике, можно разделить на основные группы: 1) периодические отчисления 2) одноразовые платежи, 3) комбинированные платежи 4) побочные платежи.

В специальной литературе периодические платежи называют роялти. В законодательстве Украины этот вид платежей определяется как любой платеж, полученный в виде вознаграждения за использование или разрешение за использование объекта промышленной собственности.

Позиции, связанные с объемом производства и ценой продажи не вызывают сомнения сторон. Размер роялти, рассчитанный на основании этих показателей, будет точно. Основном стороны лицензионного договора предусматривают выплату определенной доли прибыли.

Наиболее приемлемым методом расчета роялти является определение размера вознаграждения в виде доли от объема продаж лицензионной продукции. Однако он также имеет свои недостатки. Кроме указанных видов платежей, стороны в договоре могут согласиться на твердо фиксированный сбор.

Паушальный платеж - единовременное вознаграждение за право пользования предметом лицензионного соглашения до получения экономического эффекта (прибыли) от его использования. Паушальный платеж является по сути фактическая цена лицензии. Основная его признак - авансовый характер. Этот вид платежа не всегда одноразовый, его могут выплачивать частями, часто после достижения экономического эффекта, но размер прибыли при этом не влияет на размер паушального платежа.

Для определения размера паушального платежа пользуются математическими формулами.

В международной практике паушальный платеж применяют при передаче совокупных лицензий вместе с поставками технологического оборудования, продажи лицензий малоизвестной фирме, нежелании лицензиата допустить контроль над производством лицензионной продукции, осложнениях в процессе перевода прибыли.

Для лицензиатов этот вид платежей выгоден по сравнению с роялти. Однако риск в случае неудачной эксплуатации увеличивается. В то же время этот вид платежа не учитывает возможного улучшения конъюнктуры рынка, увеличение прибыли лицензиата т. п..

Использование паушальных платежей в условиях нестабильного рынка и инфляционных процессов имеет больше преимуществ по сравнению с роялти.

К побочным платежам относятся доходы, полученные лицензиаром от различных операций, в том числе предоставление каналов для продажи лицензированной продукции, продажа лицензиату сырья, материалов, оборудования, необходимых для внедрения технологии.

При заключении договора необходимо четко определить момент возникновения права на получение лицензионного вознаграждения.

Защита патентных прав в лицензионном договоре. Посягательство на права владельца патента, в том числе и на права, связанные с передачей разрешения на использование научно-технического достижения на основании лицензионного договора, считается нарушением прав владельца патента, что влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.

Защита от противоправного использования третьими лицами научно-технического достижения, является предметом лицензии, осуществляется в соответствии с условиями договора.

Соотношение в объеме обязанностей лицензиара и лицензиата по защите патентных прав в значительной степени зависит от вида лицензионного договора.

В зарубежной судебной практике чаще встречаются иски о нарушениях, вытекающих из лицензионного договора. Эти нарушения могут осуществлять как стороны, так и третьи лица. Сложным вопросом в таких исках является установление размера ущерба, который определяют согласно норм обязательственного права.

Кроме возмещения убытков, истец вправе требовать от ответчика прекращения нарушения. Однако особенностью является то, что при нарушении патентных прав доказывать наличие вины в действиях нарушителя не нужно, достаточно доказать факт нарушения именно ответчиком.

Еще одним распространенным иску, вытекающему из лицензионного договора, является иск о признании патента недействительным.