Комментарий :
1. Согласно ст. 6quinquies Парижской конвенции, ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, ст. 499 Гражданского кодекса Украины и ст. 5 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" правовая охрана товарного знака в Украине предоставляется на основании его государственной регистрации. Для того, чтобы обозначение (символ), которое заявляется к регистрации, получило статус торговой марки, такое обозначение должно соответствовать требованиям законодательства, согласно которым предоставляется правовая охрана, - то обозначение должно быть охраноспособным. Требования к охраноспособности торговой марки делятся на несколько групп. К первой группе относятся требования, основанные на основной функции торговой марки - способности различать товары и услуги одних лиц от товаров и услуг других лиц. Итак, символика обозначения, которое заявляется, должна иметь специфические свойства, то есть делать будущую торговую марку розризняльноздатною (дистинктивних). Требования второй группы связаны с некоторым ущербом, который может привести торговая марка путем дезориентации потребителя на рынке товаров и услуг или из-за несоответствия знака требованиям морали. Третья группа - относится использование геральдических символов в торговой марке. Четвертая группа - касается требований соблюдения принципов соблюдение моральных прав третьих лиц.
Статья 6quinquies Парижской конвенции и п. 1 ст. 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности устанавливают, что для определения, может знак быть объектом правовой охраны, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность использования знака, а также различительную способность, приобретенную в результате использования. Во многих странах, в законодательстве которых отсутствует требование обязательной регистрации знаков, и в частности в Великобритании и США, для фиксации знаков используется два перечня, и вопрос, к какому из них должно быть отнесено знак, решается именно при определении дистинктивних свойств знака . В случае, если знак стал розризняльноздатним в результате его использования, он заносится в отдельный перечень.
Следует отметить, что процесс использования знака может иметь и обратное влияние на его различительную способность. Так, в частности, происходит со знаками, которые стали общеупотребительными, как обозначение товаров определенного вида, и потеряли свою различительную способность для потребителей вследствие независимого друг от друга неоднократного применения различными производителями для одного и того же товара или для товара такого же вида. Однако любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в интересах своей деятельности добросовестно использовало торговую марку в Украине или осуществило значительную и серьезную подготовку для такого использования, имеет право на безвозмездное продолжение такого использования или использование, которое предполагалось указанной подготовкой (право преждепользования). Право преждепользования может передаваться или переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или той частью предприятия или деловой практики, в которых была использована торговая марка или осуществлена ??значительная и серьезная подготовка для такого использования.
2. Расширенное понятие использование торговой марки предоставляется в п. 4 ст. 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг". Согласно указанному Закону использованием знака признается:
1) нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
2) применение его во время предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован;
3) применение его в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет, в том числе в доменных именах.
Знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, которая отличается от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет в целом отличительности знака. Итак, сущность категории использования торговой марки заключается в юридически закрепленной возможности ее использования как собственником непосредственно, так и другим лицом, которому это право корреспондируется. Национальная модель использования торговых марок исходит из принципа их реального использования, и только уважительные причины могут разрешить использование знака в форме уведомления, информирования третьих лиц о том, что определенная торговая марка используется. Существенным является то, что кроме принципа реального использования торговой марки в отечественном законодательстве закреплено также принцип "обязательного использования торговой марки". Согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. В соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение TRIPS), если для сохранения регистрации необходимо использование, то регистрация может быть аннулирована только после неиспользования в течение непрерывного мере трехлетнего периода, если только владелец товарного знака не будут предоставлены веские причины, основанные на существовании препятствий для такого использования. Обстоятельства, которые являются препятствием для товарного знака, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, такие как ограничение импорта или другие требования для товаров и услуг, защищаемых этим товарным знаком, должны признаваться как уважительные причины для неиспользования. Использование товарного знака другим лицом при условии контроля со стороны владельца товарного знака признается как использование товарного знака с целью сохранения регистрации. Украинское законодательство закрепило принцип обязательного использования торговой марки в п. 4 ст. 18 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг". Согласно указанной норме, если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг в течение трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. Следует отметить, суд придерживается позиции, что, поскольку действующим законодательством Украины предусмотрена возможность одновременной реализации исключительных прав владельца свидетельства на товарный знак и осуществления другим лицом права преждепользования этой торговой маркой, последнее не может считаться объективной причиной неиспользования владельцем свидетельства такого знака . Внутреннее законодательство ЕС также пошло по пути закрепления указанного принципа. Однако, следует заметить, что не все страны поддержали принцип обязательного использования торговой марки. Например, страны - члены NAFTA (North American Free Trade Association) определили, что страны - члены NAFTA не обязаны придерживаться принципа обязательного использования Соглашения TRIPS.
3. Права, вытекающие из свидетельства, действуют с даты подачи заявки. Срок действия свидетельства (10 лет при национальной регистрации и 20 при международной регистрации) продлевается при условии уплаты соответствующего сбора. Свидетельство предоставляет его владельцу право использовать знак и другие права, определенные настоящим Законом. Свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия: зарегистрированный знак относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг; зарегистрированный знак относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если вследствие такого использования можно ввести в заблуждение относительно лица, производящего товары или предоставляет услуги; обозначение, похожее с зарегистрированным знаком, относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования эти обозначения и знак можно спутать; обозначение, похожее с зарегистрированным знаком, относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если результате такого использования можно ввести в заблуждение относительно лица, производящего товары или предоставляет услуги, или эти обозначения и знак можно спутать. Исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на: осуществление любого права, которое возникло до даты подачи заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия, при условии, что владелец свидетельства не имеет веских оснований запрещать такое использование в связи с последующей продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния товара после ввода его в гражданский оборот; использование квалифицированного указания происхождения товара охраняется в соответствии с Законом Украины "Об охране прав на указание происхождения товаров"; некоммерческое использование знака; все формы сообщения новостей и комментариев новостей; добросовестное применение ими своих имен или адресов.
4. Следует отметить, что субъекты права на торговую марку, которые осуществляют посредническую деятельность, могут на основании договора с производителем товара (услуг) использовать свою торговую марку с торговой маркой производителя, а также вместо его торговой марки лишь в том случае, если это не вводить потребителя в заблуждение относительно качества товара.
5. Согласно законодательству оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и, в частности, торговой марки (знака для товаров и услуг) осуществляется Государственным оценщиками интеллектуальной собственности.