Случаи, когда компания имеет несколько доменных имен (с использованием в них собственного товарного знака) и планирует дальнейший охват «доменного пространства» – но не может этого сделать по причине того, что второй ушлый предприниматель уже зарегистрировал такой домен с использованием того же самого товарного знака – не единичны. Как решать подобную ситуацию – обсуждалось на интернет-конференции «Права в отношении доменных имен: особенности регулирования и защиты в Украине», организованной ЛИГА:ЗАКОН.
В большинстве своем (исходя из украинских реалий) доменные споры все же решаются в досудебном порядке. Здесь используется такой инструмент, как «медиация» – т. е. ведутся переговоры при участии специалиста–посредника, ищущего компромисс между сторонами. На крайний случай, если нарушитель заупрямится, отказавшись уступить домен с использованием в нем «не своего» товарного знака, необходимо обращаться в суд.
В своем исковом заявлении стоит требовать запрета использования зарегистрированного торгового знака в доменных именах (а вот требовать запрета использования доменного имени или передачи доменного имени компании истца – не рекомендуется)
Ничто не мешает истцу обратиться к процессуальным способам защиты прав, предусмотренных ГК Украины, однако слегка конкретизировав их с учетом положений п. 3 ч. 2 ст. 16 Кодекса. Такая формулировка может звучать следующим образом: иск о прекращении нарушения путем отмены делегирования управлением доменным именем. Составляя исковые требования, в первую очередь важно ссылаться на ст. ст. 16, 20 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».
Указанный Закон позволяет требовать прекращения использования зарегистрированного знака в любом доменном имени. Поэтому в случае, если ответчиком является юридическое или физическое лицо Украины, то спор будет рассматриваться именно в Украине и согласно правилам нашего процессуального законодательства. Использование домена считается таким, что вошло в конфликт с интересами обладателя прав на знак для товаров и услуг в тот момент, когда нарушитель начал использование доменного имени для реализации товаров (предоставления услуг), для которых знак уже был зарегистрирован.
Отметим, что в случаях рассмотрения подобного рода споров – допускается возможность их рассмотрения в порядке, предусмотренном Единообразной методикой разрешения споров о доменных именах (т. наз. UDRP). Возможность эта, правда, несколько ограниченная, о чем пойдет речь дальше. Такие доменные споры рассматриваются арбитражными инстанциями при Всемирной организации интеллектуальной собственности или NAF, где, как правило, регламентируются и формы искового заявления, и формы возражений на иск.
Среди наиболее существенных ограничений при рассмотрении таких тяжб в рамках процедуры UDRP (где одной из сторон выступает резидент Украины) является то, что:
1) при рассмотрении споров о доменных именах в зоне. UA процедуры UDRP не применяются.
Нюанс заключается в том, что UDRP применяется не столько к странам, сколько к публичным доменам. Поэтому, если украинский субъект зарегистрировал домен. COM, то такой спор может рассматриваться и по процедуре UDRP. Разрешение споров по этим Правилам возможно в общих доменных зонах (.COM,.NET,.ORG и т. д.). В противовес этому регистрация домена. UA не позволяет применять Единые правила рассмотрения споров о доменных именах, следовательно, нельзя обратиться в арбитраж при ВОИС.
б) решение арбитража ВОИС в Украине, в качестве преюдиции, использоваться не может. Более того, правила UDRP предусматривают возможность обжалования принятого арбитражем решения в обычном суде.
ВЫВОД:
Обнаружив факт использования собственного торгового знака в чужом доменном имени и готовясь подать иск для защиты своих интересов, в исковых требованиях необходимо просить суд запретить использование зарегистрированного торгового знака (своего) в чужом доменном имени. Также формулировка может звучать следующим образом: «иск о прекращении нарушения путем отмены делегирования управлением доменным именем».
В ряде случаев (если субъект зарегистрирован в одном из публичных доменов –.COM,.NET,.ORG...) допускается возможность обращения в ВОИС для рассмотрения спора по процедуре UDRP. Минус такого рассмотрения – решение арбитража ВОИС в Украине не может использоваться в качестве преюдиции.