Здравствуйте. У юридического лица (резидент) есть патент на что-то, есть нерезидент, которому нужно платить деньги. Можно ли продать нерезиденту права на патент, а не только заключить с ним лицензионный договор на право использования? Если можно, то может ли потом этот нерезидент заключить с другим юрлицом лицензионный договор на неисключительное использование прав по этому патенту и получать от него (резидент Украины) плату (роялти)? И как происходит налогообложение данных операций?
Добрый день! Ответ на данный вопрос следует разделить на две части:
1. Передача исключительных прав от резидента Украины нерезиденту
Юридическое лицо, являющееся владельцем патента Украины, имеет право как дать лицензию (разрешение) на его использование, так и передать права на запатентованный объект. Согласно ч. 2 ст. 1114 Гражданского кодекса Украины факт передачи исключительных прав интеллектуальной собственности, в том числе на изобретение, полезную модель, промышленный образец, подлежит обязательной регистрации.
В соответствии с п. 2.1 Инструкции о предоставлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестр сведений о передаче права собственности на изобретение (полезную модель) и выдаче лицензии на использование изобретения (полезной модели), утвержденной приказом МОН № 521 от 16.07.2001, для внесения в реестр сведений о передаче прав необходимо подать в Государственную службу интеллектуальной собственности следующие документы:
– заявление о публикации и внесении изменений в реестр;
– 3 экземпляра договора или нотариально заверенных извлечений из договора;
– документ об оплате сбора.
Если документы подаются патентным поверенным или другим доверенным лицом, то также представляется доверенность. Государственная служба интеллектуальной собственности рассматривает документы в 2-месячный срок, публикует сведения о передаче прав в официальном бюллетене «Промышленная собственность» и направляет по адресу, указанному в заявлении, два экземпляра договора (или извлечений из него) и один экземпляр решения о публикации и внесении в реестр сведений.
Следует обратить внимание, что согласно ч. 2 ст. 5 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» иностранные лица и лица без гражданства, проживающие или имеющие постоянное место жительство за пределами Украины, реализуют свои права через патентных поверенных, зарегистрированных в соответствии с Законом.
При налогообложении данной операции следует обратить внимание на то, что согласно пп. 14.1.225 ст. 14 Налогового кодекса Украины платеж за передачу исключительных прав не считается роялти.
2. Предоставление права на использование запатентованного объекта на основании лицензионного договора другому юридическому лицу – резиденту Украины
После внесения сведений относительно нового собственника патента он имеет право как самостоятельно использовать запатентованный объект, так и предоставлять право пользования другим лицам.
При предоставлении права пользования другим лицам необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
1) существенные условия лицензионного договора. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1109 Гражданского кодекса Украины в лицензионном договоре указываются: вид лицензии, сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, предоставляемые по договору, способы использования упомянутого объекта, территория и срок, на которые предоставляются права), размер и порядок выплаты вознаграждения за использование объекта права интеллектуальной собственности, а также другие условия, которые стороны посчитают целесообразным включить в договор;
2) срок и территория действия патента
Поскольку патентные права имеют территориальный характер, важно понимать, что патент, выданный патентным ведомством Украины, предоставляет права только на территории Украины, а соответственно, территорией в лицензионном договоре может быть только Украина.
Патент выдается на определенный период времени: на изобретение – на 20 лет, на промышленный образец – 15 лет, на полезную модель – 10 лет с даты подачи заявки. Также согласно ст. 29 ЗУ «Об охране прав на изобретения и полезные модели» владельцу патента необходимо его ежегодно поддерживать в силе. Если же патент вовремя не поддержан в силе, то действие его прекращается, а следовательно, права на использование такого патента не могут быть предметом лицензионного договора. Поэтому важно следить за поддержанием в силе патента;
3) регистрация лицензионного договора
Согласно ст. 1114 Гражданского кодекса Украины лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности не подлежит обязательной регистрации. Однако государственная регистрация таких договоров возможна по требованию одной из стороны – лицензиата или лицензиара;
4) налогообложение
Одним из существенных условий данного договора является выплата вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности. В соответствии с пп. 14.1.225 ст. 14 НК Украины роялти – это любой платеж, полученный как вознаграждение за использование или предоставление права на использование, в том числе патента. Если юридическое лицо – резидент Украины будет платить роялти нерезиденту Украины, то следует учесть, что согласно пп. 140.1.2 ст. 140 НК Украины в состав затрат не включаются роялти в отчетном периоде в случае:
– если лицо, в пользу которого выплачиваются роялти, является нерезидентом с офшорным статусом;
– роялти выплачиваются относительно объекта, права интеллектуальной собственности в отношении которого впервые возникли у резидента Украины.
Таким образом, рассматривая комплексно Ваш вопрос, можно резюмировать следующее. Поскольку права интеллектуальной собственности впервые возникли у резидента Украины и он передал их потом юридическому лицу – нерезиденту, то последующие суммы роялти, выплачиваемые в пользу нерезидента, не могут быть включены в состав расходов юридического лица – лицензиата.