1. Добросовестное использование незарегистрированной торговой марки в Украине обеспечивается правовой охраной на основании ст. 500 ГК, несмотря на то, что
возможности для защиты прав и законных интересов в ее пользователей почти отсутствуют. Согласно ст. 495 ГК к исключительных имущественных прав владельца интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежит право или разрешать использование, или препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование, поскольку обозначение охраняется как знак для товаров и услуг с момента, когда оно в установленном порядке зарегистрировано .
Однако по ст. 500 ГК, которая определяет случаи добросовестного использования торговой марки, фактический пользователь того или иного незарегистрированного обозначения, имеет право в дальнейшем продолжать использование своего обозначения и после регистрации такого обозначения как торговой марки другим лицом, без его разрешения и бесплатно.
В этом случае владелец свидетельства на торговую марку не имеет права запрещать ее использование предыдущим пользователям в силу Закона. Пункт 6 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» определяет случаи, когда исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется (см. комментарий к ст. 496 ГК).
Право предыдущего пользователя сохраняется в случаях признания торговой марки хорошо известной. Охрана прав на хорошо известный знак осуществляется на основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой или судом. С даты, на которую по определению апелляционной палаты или суда знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется правовая охрана такая же, если бы этот знак был заявлен на регистрацию в Украине. При этом правовой режим охраны распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и его интересам, вероятно, будет причинен ущерб таким использованием.
В то же время у предыдущего пользователя право на регистрацию в дальнейшем своего обозначения как торговой марки ограничено законом.
2. Данная статья охраняет права преждепользования на всех стадиях: от даты подачи заявки на регистрацию, заявления приоритета - первенства в подаче заявки, до выдачи свидетельства и его использования.
3. Права предыдущего пользователя охраняются в случае использования или при осуществлении значительной и серьезной подготовки для использования торговой марки.
Использованием признаются действия или совокупность действий, которые заключаются в применении торговой марки на товарах и при предоставлении услуг (в частности: на упаковке товаров, в рекламе, в печатных изданиях, проспектах, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украина, в расчетах, на бланках и иной документации, связанной с производством товаров и услуг в коммерческий оборот). Значимость и серьезность подготовки к использованию торговой марки является предметом факта и носит субъективно-оценочный характер.
4. Право преждепользования является неотчуждаемым и может передаваться по договору или иным образом переходить к другому лицу только вместе с предприятием или деловой практикой или с той частью предприятия или деловой практики, в которых было использовано незарегистрированное торговую марку. Передача знака является действительной лишь в том случае, если она происходит одновременно с передачей предприятия, которому принадлежит незарегистрированное обозначения. Для признания такой передачи действительной достаточно, чтобы часть промышленного или торгового предприятия была передана другому лицу вместе с исключительным правом изготовления или продажи товаров (продуктов), снаряженных переданным знаком.
5. Положение комментируемой статьи не предусматривают обязательства рассматривать в качестве действительной передачу незарегистрированного обозначения, использование которого другим лицом могло бы на деле ввести в заблуждение, в частности относительно происхождения, характера или других существенных свойств товара.
Во добросовестным использованием незарегистрированного торговой марки понимаются действия, которые не относятся к проявлениям недобросовестной конкуренции, то есть до любых актов конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: 1) все действия, способные любым способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) недостоверная информация о существовании коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие конкурента, 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, количества и пригодности к применению товаров.