В условиях современной структуры экономики и особенностей ведения бизнеса объекты права интеллектуальной собственности могут быть основным активом компании. Поэтому и подходы к их оценке и аудиту должны быть серьезными и ответственными.
Большинство отечественных предпринимателей считают, что факт регистрации объекта права интеллектуальной собственности достаточен для надлежащей защиты интересов компании. После этого на данный аспект обращается минимальное внимание, а зря.
В момент, когда компании будет необходимо принять решение относительно текущей коммерческой деятельности, которое может касаться объектов права интеллектуальной собственности (например, во время заключения соглашений, получения инвестиций или кредита, продажи бизнеса или его части), может оказаться, что с некоторыми объектами могут быть проблемы, что добавит дополнительных хлопот и лишних расходов для компании. Или вообще сорвет соглашение.
В таких случаях на помощь приходит процедура Due Diligence – юридического аудита, которая может применяться как к деятельности компании вообще (включая юридический аудит объектов права интеллектуальной собственности), так и отдельно юридического аудита исключительно объектов ИС.
Что надо анализировать
Прежде всего следует составить перечень объектов права интеллектуальной собственности, которые принадлежат или могут принадлежать компании. Гражданский кодекс Украины к таким объектам относит: литературные и художественные произведения; компьютерные программы; компиляции данных (базы данных); исполнения; фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций вещания; научные открытия; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; компонования (топографии) интегральных микросхем; рационализаторские предложения; сорта растений, породы животных; коммерческие (фирменные) наименования, торговые марки (знаки для товаров и услуг), географические указания; коммерческие тайны.
Следует иметь в виду, что некоторые объекты ИС не подлежат обязательной государственной регистрации. Например, права на объекты авторского права возникают с момента создания объекта авторского права, и в этом случае следует определить, надлежащим ли образом были переданы авторские имущественные права от автора произведения к компании. Для этого необходимо проанализировать договоры между компанией и авторами произведений, а также другие документы, удостоверяющие передачу авторских имущественных прав.
Относительно объектов права интеллектуальной собственности, права на которые возникают после государственной регистрации, следует проанализировать, внесены ли соответствующие сведения в государственные реестры. Например, во время заключения договора о передаче имущественных прав на торговую марку имущественные права у приобретателя возникнут не с момента заключения договора, а с момента государственной регистрации факта передачи имущественных прав на ТМ и внесения соответствующих изменений в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг.
Процедура аудита для определения полного портфеля объектов права интеллектуальной собственности
При проведении процедуры Due Diligence для определения полного портфеля объектов права ИС компании следует проверить и проанализировать весь массив информации и документов, которые могут быть связаны с такими объектами, в частности:
– патенты и свидетельства на объекты права ИС, подтверждающие регистрацию таких объектов;
– заявки на регистрацию объектов права ИС;
– договоры, на основании которых приобретались права на объекты права ИС;
– договоры, касающиеся обременения прав на объекты права ИС;
– другие договоры, которые могут затрагивать объекты права ИС;
– локальные нормативные акты компании, которые могут касаться объектов права ИС;
– судебные документы, которые могут касаться объектов права ИС (в частности, судебные решения, определения об обеспечении иска, определения об утверждении мировых соглашений, судебные исполнительные документы);
– документы, подтверждающие включение объектов права ИС в разные реестры (в частности, в таможенный);
– документы, подтверждающие использование объектов права ИС;
– документы относительно проведения оценки объектов права ИС;
– перечень программного обеспечения и определение надлежащих документов, на основании которых оно используется или принадлежит компании;
– другие документы, среди которых служебная переписка, описания объектов права интеллектуальной собственности, переписка с патентными ведомствами относительно указанных объектов и патентными поверенными, фото- и/или видеофиксация использования объектов интеллектуальной собственности и т. п.
Примеры из жизни
Проведение процедуры Due Diligence может быть полезно для компании и своевременно встать на защиту ее интересов.
В соответствии с действующим законодательством Украины компьютерные программы отнесены к объектам авторского права и защищаются как произведения. Сейчас много как крупных компаний, так и стартапов создают программный продукт. Как свидетельствует практика, программисты работают над такими проектами как наемные работники в порядке трудовых отношений или как физические лица – предприниматели на основании соответствующих соглашений с компаниями. В таком случае, проводя процедуру Due Diligence, можно установить, были ли переданы надлежащим образом авторские имущественные права от автора (программиста) к компании.
В случае если авторские имущественные права не были переданы надлежащим образом, у компании могут возникнуть проблемы в ходе защиты прав на программный продукт в судебном порядке, в котором другая сторона может поставить под вопрос принадлежности этих прав компании. Аналогичные проблемы могут возникнуть, в случае если компания захочет продать имущественные права на программный продукт другому лицу. Без надлежащего подтверждения наличия имущественных прав соглашение может не состояться.
Отдельно следует обратить внимание, что в случае если авторские имущественные права не были переданы надлежащим образом, к компании может быть предъявлен иск автором (программистом), и такие споры уже имели место в Украине. Конечно, среди них есть много примеров решения не в пользу компании.
Не следует забывать и норму Закона "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", которая предоставляет возможность третьей стороне обжаловать в судебном порядке действие ТМ, в случае если она не используется в течение трех лет, и просить суд досрочно прекратить действие свидетельства на такую торговую марку. Своевременное проведение процедуры Due Diligence может выявить, используется ли ТМ, есть ли надлежащие доказательства, подтверждающие ее использование, есть ли риски относительно возможности обжалования действия такой ТМ в судебном порядке в связи с неиспользованием.
Отдельно следует отметить, что процедура Due Diligence может выявить объекты права ИС, которые уже не используются компанией вообще или в отдельных странах и поддержание которых влечет дополнительные расходы для компании. Отказ от таких объектов может сохранить средства компании, которые могут включать государственные пошлины в поддержание таких объектов и расходы на гонорары патентных поверенных.
Продажа ИС как способ финансовой поддержки бизнеса
Если компания оказалась в затруднительной финансовой ситуации, то удержаться на плаву может помочь не только продажа материальных объектов (автомобилей, недвижимости, оборудования), но и объектов ИС.
Можно вспомнить историю американской компании Kodak, которая была лидером на рынках фотоаппаратов и фотопленки. Расцвет цифровой фотографии ударил по компании, и она была вынуждена начать процедуру банкротства с целью реструктуризации компании. Провести успешную реструктуризацию и выйти из процедуры банкротства помогла продажа патентов компании и прекращение производства фотоаппаратов. Интересно то, что компания продала право на производство фотоаппаратов под ТМ Kodak компании JK Imaging после прекращения самостоятельного производства. Это позволило сохранить бренд Kodak для фотоаппаратов и получить дополнительные средства.
Как мы видим, продажа ИС может помочь полностью "перезапустить" бизнес. Достаточно выставить на продажу торговую марку, патенты на изобретение, полезную модель или промышленный образец, имущественные права на объекты авторского права или смежных прав и найти покупателя и средства.
ВЫВОД:
Таким образом, процедура Due Diligence может быть полезна для компании как в ходе смены собственника, продажи бизнеса или получения дополнительных инвестиций, так и при повседневной деятельности предприятия.