Вряд ли на сегодняшний день можно отыскать компанию, на чью деятельность не повлияло взрывное распространение электронных технологий. Это один из факторов, благодаря которому количество объектов интеллектуальной собственности и их значимость для бизнеса непрерывно растет.
Если 10 лет назад Due Diligence прав интеллектуальной собственности был на юридическом рынке Украины скорее экзотикой, то сегодня юридическая проверка прав интеллектуальной собственности стала гораздо более востребованной услугой.
Порядок проведения проверки прав интеллектуальной собственности
Так, Due Diligence прав интеллектуальной собственности проводится как неотъемлемая часть комплексного юридического аудита, связанного с продажей компании или привлечением инвестиций. В этом случае заказчиком юридической проверки обычно выступает потенциальный инвестор или покупатель, а главная цель, которую он ставит, – выявить риски, связанные с оформлением прав на наиболее ценные активы. Очевидно, что такие риски влияют на стоимость компании в целом.
Так же проверку прав интеллектуальной собственности заказывают компании, бизнес которых тесно связан с созданием и использованием объектов права интеллектуальной собственности. В таком случае внешние специалисты обычно проводят детальную проверку, которая дает возможность не только оценить законность получения прав интеллектуальной собственности на уже имеющиеся объекты, но и проанализировать сложившиеся в компании бизнес-процессы, связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности и их оформлением, получить рекомендации по их совершенствованию.
Использование таких объектов промышленной собственности, как изобретения и полезные модели, характерно для специфических направлений бизнеса, связанных с затратными научными исследованиями, например, для химической промышленности и фармацевтики. В то же время такие объекты интеллектуальной собственности, как знаки для товаров и услуг, и определенный набор программного обеспечения используются практически любыми компаниями независимо от сферы деятельности, будь то банк или рекламное агентство. На знаках для товаров и услуг мы сосредоточимся далее в этой статье.
Проверка регистрационных документов на используемые знаки для товаров и услуг
Права на зарегистрированные в Украине знаки подтверждаются свидетельствами Украины на знак для товаров и услуг. Кроме знаков, действие которых распространяется только на Украину, компания может владеть правами на международные регистрации знаков и знаки, признанные хорошо известными в судебном или административном порядке. При проведении Due Diligence прав интеллектуальной собственности важно проанализировать не только имеющиеся у компании правоустанавливающие документы, но и сверить данные с Государственным реестром свидетельств на знаки для товаров и услуг, базой международных регистраций знаков. Информацию о знаках, признанных хорошо известными, можно проверить в базе данных "Сведения о хорошо известных знаках в Украине". Однако в этой базе нет данных о некоторых знаках, которые признаны хорошо известными в судебном порядке, поэтому в некоторых случаях может понадобиться поиск в Едином реестре судебных решений Украины.
Знаки, приобретенные или используемые на основании договоров
Если права на свидетельство на знак для товаров и услуг были переданы компании третьим лицом, рекомендуется проверить, соответствует ли требованиям законодательства договор, на основании которого была проведена такая передача; если таких передач было несколько, не лишним будет проанализировать всю цепочку договоров.
Проводя Due Diligence, нужно выяснить, использует ли компания знаки для товаров и услуг на основании договоров с третьими лицами. Необходимо проверить, имеет ли субъект, выдавший лицензию на использование знака для товаров и услуг, права на выдачу такой лицензии. Анализируя лицензионный договор, нужно проверить, содержит ли он все существенные условия, соответствует ли он требованиям законодательства Украины, которые должны быть соблюдены, чтобы договор считался действительным. Важно помнить, что согласно ст. 1109 Гражданского кодекса Украины права на использование объекта интеллектуальной собственности и способы его использования, которые не определены в лицензионном договоре, считаются непереданными лицензиату. Предметом лицензионного договора не могут быть права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действительными. Кроме того, условия лицензионного договора, противоречащие положениям Гражданского кодекса Украины, являются ничтожными.
Нередко свидетельства на знаки для товаров и услуг, используемые компанией, принадлежат не компании, а ее собственникам или менеджменту. Такая ситуация может нести потенциальные риски для компании, связанные со сменой менеджмента. При продаже компании ее покупатель также должен обратить внимание, не останутся ли права на используемые компанией знаки на ее предыдущих собственниках. В такой ситуации может быть рекомендовано осуществление передачи прав на знаки для товаров и услуг в пользу компании.
Проверка фактического использования знаков
При проведении Due Diligence прав интеллектуальной собственности нужно установить, какие знаки для товаров и услуг фактически используются компанией и для каких именно товаров и услуг, сверить, соответствуют ли такие товары и услуги тем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), для которых зарегистрированы соответствующие знаки.
В ходе проверки могут быть выявлены обозначения, не зарегистрированные в качестве знаков для товаров и услуг, но которые компания фактически использует (или планирует использовать) для придания различительной способности своим товарам или услугам. Возможно, менеджмент компании еще не задумывался о необходимости получить охрану прав интеллектуальной собственности на такие обозначения, и Due Diligence является хорошим поводом, чтобы выявить объекты, правовую охрану на которые нужно получить. Своевременная подача заявок на знаки для товаров и услуг необходима для обеспечения исключительных прав на их использование.
Несет ли какие-либо риски ситуация, при которой компания фактически не использует знак для тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован? Это зависит от времени неиспользования: если знак не используется без уважительных причин более трех лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства на этот знак или с другой даты после такой публикации, действие такого свидетельства может быть досрочно прекращено в судебном порядке по заявлению любого лица. А значит существует риск утраты прав на знак в отношении всех или части товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, но не используется.