В современном мире знаки для товаров и услуг (торговые марки) являются важной составляющей активов компании. В ряде отраслей ценность торговой марки может значительно превышать стоимость производственных активов предприятия. Например, согласно данным сайта Forbes Украина, по состоянию на начало 2013 года самыми дорогими украинскими торговыми марками считались бренды в сфере пищевой, алкогольной и табачной промышленности. Так, активы интеллектуальной собственности компаний, известных под брендами Наша Ряба, Рошен, Черниговское, Оболонь, Nemiroff, Конти, Прима, Хортиця, Садочок, обеспечили им прибыль свыше миллиарда гривен.
Следовательно, при кредитовании предприятия, которое прилагает значительные усилия к продвижению своих торговых марок, финансовое учреждение не может и не должно их игнорировать при формировании залогового пакета по кредиту. Как известно, в силу залога кредитор имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. Целью заключения договора залога является минимизация рисков, связанных с неисполнением залогодателем возложенных на него обязательств. В то же время существующее правовое регулирование отношений, связанных с залогом прав на торговые марки, не позволяет залогодержателю эффективно реализовать свои права. В данной статье мы рассмотрим некоторые важные практические аспекты при внесении прав на торговые марки в качестве залога.
Целью заключения договора залога является минимизация рисков, связанных с неисполнением залогодателем возложенных на него обязательств
Согласно действующему законодательству предметом залога может быть практически любое имущество, что охватывает имущественные права интеллектуальной собственности. Это включает как права собственника знака для товаров и услуг, так и права лицензиата или сублицензиата по исключительной или неисключительной лицензии. Отдельное правовое регулирование залога прав интеллектуальной собственности и, в частности, залога прав на торговые марки отсутствует.
Законом Украины «О залоге» предоставляется возможность подписать договор залога как относительно уже имеющихся прав, так и тех, которые возникнут в будущем. Это, например, может касаться торговой марки, которая еще находится в процессе регистрации. В случае отказа в регистрации ценность такого залога, естественно, будет равняться нулю. В то же время передача таких прав в залог может быть целесообразна, например, если перед кредитором стоит задача наиболее полно охватить брендовый портфель должника или его часть, связанную с определенной продукцией.
Особенностью прав на торговые марки является то, что они защищаются на основании их регистрации. При этом Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон об охране знаков) не связывает действительность договора о передаче права собственности на знак или лицензионного договора с его регистрацией. В то же время согласно Гражданскому кодексу Украины (далее – ГК) факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, которые согласно ГК или иному закону являются действительными после их государственной регистрации, также подлежит государственной регистрации. В любом случае на практике обладателю незарегистрированного права сложнее воспользоваться рядом средств правовой защиты, предусмотренных законодательством. Таким образом, залог прав на торговые марки «страдает» как от общих проблем, присущих законодательству Украины о залогах, так и от специфических вопросов, связанных, в частности, с необходимостью регистрации. При заключении договора залога кредитору следует заранее максимально спланировать все действия, необходимые для обращения взыскания на предмет залога.
При заключении договора залога кредитору следует заранее максимально спланировать все действия, необходимые для обращения взыскания на предмет залога
Например, Закон Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» предусматривает обращение взыскания в судебном или внесудебном порядке. Для обращения взыскания на предмет обременения во внесудебном порядке обременитель (залогодержатель) должен зарегистрировать информацию об обращении взыскания в Государственном реестре обременений движимого имущества (далее – ГРОДИ), а также направить уведомление об обращении взыскания залогодателю, должнику по основному обязательству и прочим зарегистрированным обременителям (при наличии). По прошествии 30 дней после направления уведомления залогодатель должен передать предмет обременения во владение обременителю. Как это требование выполнить в отношении нематериальных объектов, например, прав интеллектуальной собственности (либо каких-либо других прав), из закона не понятно. При этом при неисполнении должником обязанности по передаче предмета обременения обращение взыскания проводится в судебном порядке.
В связи с изложенными выше требованиями закона любое обращение взыскания на права на торговые марки во внесудебном порядке изначально находится в «серой» зоне правового регулирования, когда при отсутствии возможности выполнить указанные требования дословно кредитору необходимо изобретать альтернативные решения, которые могут заменить передачу имущества во владение. В отношении прав собственника знака для товаров и услуг таким аналогом, например, может быть передача оригинала свидетельства на знак. В отношении прав по лицензионному договору – подписание акта их приемки-передачи.
Договор залога может также предусматривать, что права автоматически переходят к залогодержателю в определенное время, например, на 31-й день после регистрации информации об обращении взыскания в ГРОДИ
Кроме того, как указывалось выше, залогодателю следует предусмотреть основания для регистрации своего права собственности на знак или перехода прав по лицензионному договору. Вопросы регистрации указанной информации регулируются Инструкцией о подаче, рассмотрении, публикации и внесении в реестры сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг и выдаче лицензии на использование знака (международного знака) для товаров и услуг, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 03.08.2001 г. № 576 (далее – Инструкция). Согласно Инструкции для регистрации сведений о передаче права собственности на знак Государственной службе интеллектуальной собственности Украины (далее – ГСИС) подается, в частности, договор о передаче права собственности на знак или нотариально заверенное извлечение из него. ГСИС не относит договор залога к «договорам о передаче права собственности за знак». В связи с этим кредитору рекомендуется, кроме договора залога, также дополнительно заключить с должником договор с указанным наименованием, предусматривающий переход прав на знак при наступлении определенных обстоятельств. Такими обстоятельствами могут быть неисполнение обязательств по основному договору, обеспеченному залогом, и направление соответствующего уведомления кредитором.
В случае с лицензионным договором, который уже был зарегистрирован ГСИС, Инструкция предусматривает, что изменения в зарегистрированные сведения вносятся по инициативе сторон лицензионного договора. В соответствии с Инструкцией с этой целью заявление о внесении изменений подписывается «сторонами лицензионного договора или доверенным лицом, действующим по поручению стороны». Хотя поначалу может сложиться впечатление, что когда заявление подает доверенное лицо, действующее, например, от имени кредитора (как стороны лицензионного договора по результатам обращения взыскания на права лицензиата), то достаточно одной подписи, а формы заявлений, приложенные к Инструкции, содержат место для подписи как лицензиата, так и лицензиара. Таким образом, кредитору на этапе обращения взыскания также необходимо будет дополнительно заручиться поддержкой лицензиара.
ВЫВОД:
Очевидно, что ценность залога для кредитора в значительной степени определяется простотой обращения взыскания на его предмет. Подводя итог указанному выше, необходимо признать, что залог прав на знаки для товаров и услуг (торговые марки) не относится к числу легко реализуемых. Ситуация усугубляется также тем, что даже в случае успешного прохождения процедур, связанных с обращением взыскания на предмет залога и регистрацией прав, кредитор или лицо, которое приобрело права на торговую марку, сталкивается с риском оспаривания приобретения им таких прав, исходя из ограничений, предусмотренных Законом об охране знаков. В частности, согласно указанному Закону передача прав на знак не допускается, если она может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара и услуги либо относительно лица, которое изготавливает товар или предоставляет услугу.
Следовательно, залог прав на знаки для товаров и услуг (торговые марки) важен для кредитора не как самостоятельный инструмент возвращения кредитных средств, а, прежде всего, с точки зрения охвата всех основных активов должника залоговыми ограничениями и создания дополнительных аргументов для реструктуризации долга при возникновении проблем с его погашением. При регистрации залога в ГРОДИ кредитор может препятствовать попыткам недобросовестного должника передать знак другой структуре или блокировать хозяйственную деятельность должника, например, путем обращения в суд с целью наложения ареста на продукцию, внесения данных в таможенный реестр и воспрепятствования импорту/экспорту продукции и т. д. В случае, когда реструктуризация невозможна, наличие залога увеличивает вероятность продажи бизнеса в целом инвестору, соответствующему требованиям Закона об охране знаков.